Até 1 de junho de 2023, data da entrada em vigor do UPCA (Unified Patent Court Agreement - Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes), decorre o sunrise period durante o qual já é possível fazer o opt-out da jurisdição do Tribunal Unificado de Patentes relativamente a patentes europeias, pedidos de patente europeia, certificados complementares de proteção.
A partir de 1 de junho de 2023 será possível conferir efeito unitário às patentes europeias que forem concedidas nessa data ou após essa data, sendo de notar que o efeito unitário apenas terá efeito para os Estados-Membros da União Europeia que ratificaram o Acordo relativo ao TUP, ou seja: Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslovénia e Suécia.
Para os outros Estados da Patente Europeia continuará a ser necessário efetuar a validação das patentes nacionalmente.
O Novo Subsistema de Patentes na Europa
Em 2011, o Conselho da União Europeia instituiu a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção de patente unitária através da DECISÃO DO CONSELHO de 10 de março de 2011 que autoriza uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária
A Espanha e a Itália não participaram na Cooperação reforçada nessa ocasião.,
Em 2012, no âmbito desta cooperação reforçada, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram um pacote legislativo para a criação de uma patente europeia com efeito unitário:
Estes dois regulamentos, entraram em vigor para 25 Estados-Membros da União Europeia em 20 de janeiro de 2013.
Em Itália, na sequência da notificação da intenção de participação na cooperação reforçada, os regulamentos entraram em vigor em 2 de Outubro de 2015 de acordo com a Decisão (UE) 2015/1753 da Comissão de 30 de setembro de 2015.
Os dois regulamentos aplicar-se-ão a partir da data de entrada em vigor do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (Acordo relativo ao TUP), i.e., em 1 de junho de 2023, mas apenas para os Estados-Membros da União Europeia que ratificaram o Acordo relativo ao TUP, ou seja Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslovénia e Suécia.
Concessão de Efeito Unitário a uma Patente Europeia
No prazo de um mês a contar da data de publicação da menção de concessão de uma patente europeia no Boletim da Patente Europeia, o titular que pretender que a sua patente europeia adquira efeito unitário, o titular deve apresentar um pedido de efeito unitário, apresentando concomitantemente uma tradução do fascículo completo da patente europeia tal como concedida
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para inglês, se a Língua dos procedimentos perante o EPO tiver sido o Francês ou o Alemão
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para qualquer outra Língua oficial de de um Estado membro da União Europeia, se a Língua dos procedimentos perante o EPO tiver sido o Inglês
Após o período de transição de seis anos (que pode ser prolongado até ao máximo de 12 anos) não será necessária a apresentação de qualquer tradução.
Tendo a Alemanha ratificado o Acordo relativo ao TUP em 17 de Fevereiro de 2023, este entrará em vigor em 1 de junho de 2023 (no primeiro dia após o quarto mês que segue ao depósito do instrumento de ratificação da Alemanha – o 13.º instrumento de ratificação, cf Artigo 89.º do O Acordo relativo ao TUP).
O Acordo relativo ao TUP é aplicável a quaisquer patentes europeias sem efeito unitário (as assim designadas “patentes europeias clássicas”), patentes europeias com efeito unitário, certificados complementares de proteção emitidos para produtos protegidos por uma patente europeia; pedidos de patente europeia que estejam pendentes à data de aplicação do acordo ou que sejam apresentados após essa data.
O Tribunal Unificado de Patentes tem competência exclusiva relativamente a, entre outros:
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Ações por violação ou ameaça de violação de patentes e certificados complementares de proteção e respetivas contestações, incluindo pedidos reconvencionais relativos a licenças;
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Ações de verificação de não-violação de patentes e certificados complementares de proteção;
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Ações com vista à concessão de medidas provisórias e cautelares e medidas inibitórias;
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Ações de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção;
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Pedidos reconvencionais de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção;
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Ações por danos ou pedidos de indemnização decorrentes da proteção provisória conferida por um pedido de patente europeia publicado;
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Ações relativas à utilização da invenção antes da concessão da patente ou ao direito baseado na utilização anterior da invenção;
Durante um período transitório de sete anos após a data de entrada em vigor do Acordo, as ações por violação ou extinção de uma patente europeia clássica ou as ações por violação ou com vista à declaração de nulidade de um certificado complementar de proteção emitido para um produto protegido por uma patente europeia podem continuar a ser intentadas perante os órgão jurisdicional nacionais ou outras autoridades nacionais competentes, podendo os seus titulares e requerentes afastar a competência exclusiva do TUP, se o notificarem, o mais tardar um mês antes do termo do período transitório e desde que não tenha sido já intentada uma ação relativa a esses pedidos e direitos perante o TUP, o mecanismo conhecido como “opt-out”.
Próximas opções a tomar e passos a seguir
Tendo a Alemanha ratificado o Acordo TUP, os titulares e requerentes das patentes europeias clássicas e de Certificados Complementares de Proteção que tenham como patente de base tais patentes europeias clássicas terão a oportunidade de optar por sair da alçada do TUP, se para tal apresentarem um pedido de opt out ao Registo do TUP.
Para que o pedido de opt out seja válido têm que ser cumpridos os seguintes requisitos:
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O pedido de opt out tem que ser feito relativamente a todos os Estados para os quais a patente europeia clássica foi concedida ou que foram designados no pedido de patente europeia e que tenham ratificado o Acordo TUP;
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não pode ter sido já intentada uma ação relativa a esses pedidos e direitos perante o TUP, como referido acima;
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tem que ser paga uma taxa
O opt out não está disponível para patentes europeias com efeito unitário, nem para Certificados Complementares de Proteção cuja patente de base seja uma patente europeia com efeito unitário.
Feito o opt out, requerentes e titulares de patentes europeias podem em qualquer momento fazer um pedido para retirar o opt out, desde que o façam para todos os Estados que tenham ratificado o Acordo TUP para os quais a patente europeia foi concedida ou que foram designados no pedido de patente europeia e desde que não tenha sido já intentada uma ação relativa a esses pedidos e direitos perante um tribunal de um Estado Membro Contratante.
Se for feito um pedido de efeito unitário relativamente a uma patente europeia cujo pedido tinha sido alvo de opt out, o opt out relativamente a essa patente será considerado retirado.
Os pedidos de opt out podem ser apresentados no chamado sunrise period que termina em 31 de Maio de 2023.
Finalmente, é importante referir que apenas para a Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslovénia e Suécia, os Estados da União Europeia ratificaram o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, pelo que para os restantes Estados o Acordo não se aplica.
Caso tenha alguma questão, não hesite em contactar-nos
25 Maio 2023